Консультант Тамара ШЕВЕЛЕВА, помічник директора ДП «Український інститут промислової власності», д-р філософії в галузі права

Запитання: Кого вважають попереднім користувачем на винахід, корисну модель, промисловий зразок? Які він має права? Чи існує право попереднього користувача на торговельну марку?

Відповідь: Згідно зі ст. 470 Цивільного кодексу України будь-яка особа, яка до дати подання заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала винахід, корисну модель, промисловий зразок в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача).

Слід зазначити, що аналогічна норма міститься також у законах України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (п. 1 ст. 31) та «Про охорону прав на промислові зразки» (п. 1 ст. 22).

Таким чином, попереднім користувачем може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка до дати подання до Держдепартаменту інтелектуальної власності заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використовувала в Україні об'єкт, тотожний заявленому винаходу, корисній моделі чи промисловому зразку, або здійснила значну підготовку для такого використання. Дана особа зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, як це передбачалося зазначеною підготовкою. Право попереднього користувача обмежується тим обсягом використання об'єкта, тотожного заявленому винаходу, корисній моделі чи промисловому зразку, який мав місце на дату подання заявки. Право попереднього користувача виникає за одночасної наявності таких умов:

— незалежно від автора заявленого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка має бути створений тотожний об'єкт права інтелектуальної власності в результаті самостійної творчої роботи;

— цей винахід, корисна модель чи промисловий зразок мають бути реально застосовані особою, яка претендує на дане право, або, принаймні, ця особа має здійснити значну підготовку для застосування цього об'єкта права інтелектуальної власності;

— використання чи підготовка до використання повинні мати місце лише на території України. Застосування винаходу, корисної моделі чи промислового зразка за межами України не може слугувати підставою для набуття користувачем особливих прав;

— зазначені дії мають бути вчинені до дати подання заявки на тотожний цьому об'єкту права інтелектуальної власності винахід, корисну модель чи промисловий зразок або до дати її пріоритету.

Право попереднього користувача має безоплатний характер. Попередній користувач не повинен виплачувати володільцю патенту компенсацію за використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка. Але на відміну від володільця патенту він не може заборонити третім особам використовувати тотожний об'єкт права інтелектуальної власності. Крім того, право попереднього користувача обмежене обсягом застосування тотожного об'єкта права інтелектуальної власності, досягнутим ним на дату подання заявки на винахід, корисну модель чи промисловий зразок, або на дату її пріоритету, або, якщо використання тотожного об'єкта не було почато до цієї дати, — обсягом, що відповідає здійсненій підготовці.

Згідно з нормами згаданих статей Цивільного кодексу України та законів України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки» право попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, де було використано об'єкт права інтелектуальної власності, тотожний заявленому винаходу, корисній моделі чи промисловому зразку, або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання. Законодавство України не передбачає видачі попередньому користувачу будь-якого документа чи ліцензії, що підтверджували б його права. Якщо володілець патенту і особа, яка претендує на право попереднього користувача, не можуть владнати спірні питання, вони вирішуються в судовому порядку. Тягар доказування в цьому спорі здебільшого несе потенційний попередній користувач, оскільки його дії щодо використання запатентованого винаходу, корисної моделі чи промислового зразка формально є порушенням прав володільця патенту. Завданням останнього є лише доказування того, що має місце не дозволене ним використання об'єкта права інтелектуальної власності, тотожного запатентованому винаходу, корисній моделі чи промисловому зразку.

Ст. 500 Цивільного кодексу України містить аналогічну норму щодо права попереднього користувача на торговельну марку. Згідно з цією нормою будь-яка особа, яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на безоплатне продовження такого використання або використання, яке передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користувача). Тобто право попереднього користувача обмежується обсягом, в якому здійснювалося або передбачалось здійснювати використання торговельної марки.

Як і для винаходу, корисної моделі, промислового зразка , п раво попереднього користувача може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом із підприємством чи діловою практикою або з тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано торговельну марку або здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

Слід зауважити, що чинний Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не містить норм щодо права попереднього користувача.

 


Теми попередніх консультацій:
Розповсюдження дисків: Чи порушує розповсюдження контрафактних примірників творів права особи, якій передано невиключні права на розповсюдження таких примірників? читати цитати
Економіка: Як ведеться податковий та бухгалтерський облік комп'ютерних програм?читати відповідь
Патенти: Чи зобов'язаний роботодавець укладати угоди з винахідником, що отримав патент? читати відповідь
Патенти: Як сплачувати збори за дії, пов'язані з охороною прав? читати відповідь
Митниця: Коли товар містить об'єкти права інтелектуальної власності... читати відповідь
Розпорядження правами: Реєструємо факт передачі прав без реєстрації договору читати відповідь