Який принцип вичерпання прав — регіональний чи міжнародний — потрібен Україні?

Ірина АБДУЛІНА,
головний редактор журналу «Інтелектуальна власність»,
м. Київ
 
Принцип вичерпання права на торговельну марку полягає в тому, що після збуту товару на ринку, маркованого зареєстрованою торговельною маркою самим правовласником або за його згодою, правовласник втрачає контроль за подальшим перепродажем такого товару, або за його комерційним використанням. Залежно від того, на якій території збувається товар, розрізняють національний, регіональний, міжнародний і змішаний принципи вичерпання права на торговельну марку.
У даний час різні країни по-різному підходять до застосування принципу вичерпання прав. Наприклад, Німечч-ина і Великобританія дотримуються принципу регіонального (або європейського) вичерпання прав. США, Швеція і деякі інші країни притримуються принципу міжнародного вичерпання права. Законодавці Австрії та Данії залишають це питання на розсуд судових органів.
Більшість же правовласників торговельних марок виступають за обмеження вичерпання прав, оскільки при цьому розширюється обсяг їх правової охорони. Таке обмеження дозволяє їм блокувати паралельний імпорт та дає можливість надавати ліцензії відразу декільком особам у різних країнах.
У споживачів товарів є вибір − купувати товари у прямих дилерів за вищими цінами або у паралельних імпортерів − за нижчими. Так, наприклад, ціни на авто мають найвищий рівень у Великобри-танії, зменшуючись, відповідно, в Німеччині, Португалії та Іспанії. Ос-кільки вигода для споживача в покупці автомобіля за нижчою ціною очевидна, то, на розсуд правовласників торгових марок, якість паралельно імпортованих автомобілів має відрізнятися від тих, які продаються на власному ринку. Якість товарів, які імпортуються за різними ринковими схемами, повинна відрізнятися (як правило, це різне комплектування, обмеження у дизайні, але, найчастіше, якість з погляду надійності та безпеки залишається однаковою для будь-якого імпорту). 
Паралельний імпорт —− це складний інструмент економічних важелів міжнародної торгівлі, який потребує ретельного економічного, політичного і правового аналізу в кожній країні окремо. Проблема існує, але розглядати її необхідно з різних точок зору і знаходити баланс інтересів. Перш за все, якщо Україна спрямовує вектор свого розвитку до Європейського Союзу, то треба прораховувати всі за і всі проти з урахуванням суспільних інтересів. 
Основні законодавчі принципи міжнародної торгівлі для країн Європей-ського співтовариства закладені в Римському договорі. Це насамперед забезпечення вільного переміщення товарів всередині країн спільноти. Однак права на інтелектуальну власність, виходячи зі своєї природи, накладають територіальні обмеження на торгівлю. Зі статей 30 і 36 Римського договору випливає, що власник торговельної марки, який оформив свої права відповідно до закону країни −— учасниці договору, не має права перешкоджати імпорту товарів, якщо вони законним чином були введені в господарський обіг будь-якої країни − учасниці договору ним самим або з його згоди. Таким чином, країни ЄС намагаються досягти балансу між правами на інтелектуальну власність і принципом вільного переміщення товарів всередині спільноти.
Іншим важливим нормативним документом для ЄС є Директива 89/104 /ЕЕС про гармонізацію національних законодавств про товарні знаки в країнах — членах спільноти. У статті 7 (1) Директиви зазначено: «Право на товарний знак не надає його власнику можливість забороняти третім особам використовувати цей знак для маркування товарів, введених у торговий обіг ним самим або за його згоди всередині країн співтовариства». 
Судова практика Європейської співдружності підтверджує, що діє принцип пропорційності інтересів власників торговельних марок і продавців товарів. Тобто судові рішення ухвалюються при дотриманні балансу між вільним переміщенням товарів і правами власників об’єктів інтелектуальної власності. З одного боку, власники мають право контролювати те, що продається під їх торговельними марками, для гарантії якості. А з другого, у паралельних імпортерів діє принцип вільно продавати товари. 
Що стосується застосування принципу вичерпання прав Європейського співтовариства щодо інших країн, то на сьогоднішній день єдиної позиції немає. Положення Директиви прямо не вимагає включити до національного законодавства про торговельні марки принцип європейського або міжнародного вичерпання прав. Насправді Європейський суд має невелику практику в таких спорах. Рішення щодо паралельного імпорту виносяться в кожному випадку окремо відповідно до принципу міжнародного вичерпання прав, але на законодавчому рівні це питання не порушується. 
У США таке поняття, як «вичерпання виключних прав», не використовується, але діє доктрина «першого продажу», по суті, аналогічна вичерпанню прав. Судова практика США фактично застосовує дану доктрину на практиці, починаючи з 1908 року. Перша справа стосувалася питань видавців друкованої продукції, які створювали перепони для перепродажу примірників своєї продукції через різного роду третіх осіб. У рішенні суду явно простежувався підхід, який аналогічний принципу вичерпання прав. Подальший продаж друкованої продукції не зачіпає сферу майнових авторських прав (зокрема, немайнове право автора на оприлюднення, доведення до загального відома), а також не порушує дію угоди з розповсюдження цієї продукції. Таким чином, це обмеження права автора на розповсюдження творів було сформульовано як перший продаж і, по суті, означає вичерпання дії авторських прав. З 2008 року у США доктрина вичерпання прав стала поширюватись на об’єкти патентного права. 
В Японії регулювання паралельного імпорту є найбільш ліберальним. У конституції Японії прописана норма, відповідно до якої спроба ввести заборону на паралельний імпорт прирівнюється до державного злочину. Разом з тим такий імпорт допускається, якщо одночасно торговельна марка нанесена в країні-експортері самим правовласником, то правовласник в країні-експортері несе відповідальність, таку як і в Японії, щодо якості товару, який реалізується правовласником в Японії, і при цьому репутація правовласника зростає.
В Індії та Китаї режим вичерпання прав також законодавчо не визначений, проте, правовласник зберігає право контролювати небажаний паралельний імпорт і, за необхідності, запобігати йому.
В Індії паралельний імпорт може бути заборонений, якщо якість товару змінилася або погіршилася після розміщення товарів на ринку (після першого продажу).
У Китаї паралельний імпорт може бути заборонений у разі заподіяння шкоди виключному праву на торговельну марку. Зокрема, якщо імпортований товар не відповідає внутрішнім вимогам у галузі технічного регулювання, включаючи відсутність сертифікатів, це розглядається, як одна з підстав для заборони імпорту через неможливість гарантувати якість товару і небезпеку заподіяння шкоди репутації власника торговельної марки.
У результаті внесення змін до Законів РФ у 2002-2003 рр. міжнародний принцип вичерпання прав був замінений на національний принцип. Зроблено це було для зміцнення позиції правовласників і це, без сумніву, на той час сприяло підвищенню інвестиційної привабливості країни.
Однак зараз Уряд Росії інтенсивно обговорює питання переходу на міжнародний принцип вичерпання прав на торговельні марки та легалізацію «паралельного імпорту», що дасть можливість ввозити на територію РФ товари під відповідною торговельною маркою, яку зможуть отримати будь-які імпортери або офіційні дистриб’ютори, а не тільки правовласники торговельної марки. Позиція Уряду РФ така, що, з одного боку, перехід на міжнародний принцип вичерпання прав на торговельні марки в умовах санкцій та інфляції в країні дозволить значною мірою оживити імпорт, забезпечити надходження необхідної кількості товарів, аналогів яким немає серед вітчизняних. Передусім зміни вносяться до законодавства щодо лікарських засобів та запасних частин до імпортних автомобілів і промислового обладнання. Крім цього, втрата прав офіційних дистриб’юторів на ексклюзивний продаж товарів під певними торговельними марками підвищить конкуренцію на ринку, що призведе до значного зниження цін. Але, з другого боку, перехід на міжнародні принципи вичерпання прав на торговельні марки може привести до збільшення кількості контрафактних товарів, адже значно зросте кількість імпортерів і при цьому може знизитися контроль правовласників. Тому для ретельної підготовки до переходу на міжнародний принцип вичерпання прав готуються відповідні дії для посилення контролю за паралельним імпортом, зокрема посилиться система сертифікації. 
 
Досвід України
На законодавчому рівні принцип вичерпання прав передбачений в п. 6 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», згідно з яким виключне право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не поширюється на використання знака для товару, введеного під цим знаком у цивільний обіг власником свідоцтва чи за його згодою, за умови, що власник свідоцтва не має вагомих підстав забороняти таке використання у зв’язку з подальшим продажем товару, зокрема у разі зміни або погіршення стану товару після введення його в цивільний оборот.
Таке формулювання не дозволяє чітко визначити, який саме вид вичерпання прав закріплений законодавцем —− національний або міжнародний.
З огляду на зазначене, законодавство не встановлює обмежень щодо території, де товар повинен бути введений у цивільний обіг, а тому можна вважати, що в Україні діє міжнародний принцип вичерпання прав на торговельні марки. Цьому не суперечить положення п. 4 ст. 16 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», відповідно до якого імпорт (ввезення) та експорт (вивезення) товару з нанесеним на нього знаком розглядаються в якості окремих способів використання знака. При цьому наступний цивільний обіг товару, вже ввезеного або вивезеного на підставі відповідного ліцензійного договору, не потребуватиме жодних додаткових дозволів правовласника.
На противагу цьому в Законі України «Про авторське право і суміжні права» (ч. 7 ст. 15) міститься норма, що примірники правомірно опублікованого твору повинні бути законним чином введені у цивільний обіг шляхом їх першого продажу в Україні.
Водночас на практиці податкові інспекції та митниці в Україні витребують одержання дозволу від правовласника (ліцензійного договору) для здійснення імпорту та продажу в Україні товару, який був введений в цивільний обіг на території іншої держави. Фактично на розсуд судам віддається рішення щодо застосування в Україні національного принципу вичерпання прав на торговельні марки.
Протягом останніх років до Верховної Ради України неодноразово подавалися законопроекти, які могли б надали діям фіскальних органів законної сили. Так, до Верховної Ради України 17.11.2016 внесено черговий законопроект № 5419 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення публічності і недопущення зловживань у сфері реєстрації та обігу знаків для товарів і послуг, а також захисту та створення умов для реалізації прав їх власників» (далі −— законопроект).
Лобістами законопроекту виступають представники Європейської Бізнес Асоціації.
У пояснювальній записці йдеться, що законопроект розроблено на виконання зобов’язань України за Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, а також задля забезпечення належного захисту прав інтелектуальної власності суб’єктів підприємницької діяльності, зокрема через створення сприятливих умов для набуття, використання і захисту прав інтелектуальної власності на знаки для товарів і послуг та покращення в Україні інвестиційного клімату шляхом забезпечення публічності та прозорості реєстраційних процедур. Ефективність охорони прав інтелектуальної власності залежить від багатьох факторів, найголовнішим з яких є наявність сучасного, такого, що відповідає вимогам сьогодення, законодавства та дієвих механізмів його реалізації.
Так, законопроект запроваджує замість судової системи оскарження процедури реєстрації знаків для товарів і послуг процедури адміністративного оскарження та запровадження процедури публікації заявки на знак для товарів і послуг, і ці пропозиції мають бути давно законодавчо застосовані. А щодо головної суті законопроекту −— легалізації або конкретизації норм щодо застосування регіонального принципу вичерпання прав на торговельні марки, то в українському суспільстві існують протилежні думки.
Нагадаємо, що у 2015 році тією ж Європейською Бізнес Асоціацією лобіювався законопроект № 2696 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо правового забезпечення відкритості баз даних та прозорості реєстраційних процедур», в якому намагалися закріпити національний принцип вичерпання прав інтелектуальної власності на торговельні марки. Однак цей законопроект отримав негативну експертну оцінку. Загалом експерти майже одностайно висловилися, що законопроект № 2696 не спрямований на реалізацію ст. 160 Угоди про асоціацію та має яскраво виражені інтереси великого бізнесу, хоча, по суті, законо-проект зачіпає інтереси всіх учасників багатомільярдного ринку імпорту України, насамперед представників малого та середнього бізнесу.
Тож, як відреагує на поданий законопроект Верховна Рада України на цей раз, подивимось, але поки що в публічному просторі України немає аналітичного матеріалу щодо доцільності або недоцільності законодавчого запровадження національного принципу вичерпання прав. Напевно, необхідно провести подальші дослідження, які стосуються теоретичного осмислення правової суті вичерпання прав, а також здійснення комплексних досліджень такого складного явища міжнародної торгівлі, як паралельний імпорт. Національний режим може бути цікавий промислово розвиненим експортно орієнтованим країнам, у яких в експорті домінує промислова продукція. Поки що відповідно, це не Україна. І для того, щоб національний принцип вичерпання прав запрацював у суспільних інтересах, необхідна ретельна підготовка ринкових інструментів для збалансування.
 

Поділитися

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь