ВИСНОВОК на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони інтелектуальної (промислової) власності» (реєстр. № 5699 від 23.01.2017 р.)

Керівник Головного управління  В.І. Борденюк

У проекті пропонується внести ряд змін до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито», які спрямовані на забезпечення узгодження положень чинного законодавства України у сфері інтелектуальної власності з директивами та регламентами Ради ЄС, імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) в частині охорони прав на промислові зразки і торговельні марки. Як зазначається в Пояснювальній записці до проекту, його прийняття «забезпечить виконання Україною вимог Угоди про асоціацію щодо приведення у відповідність законодавства України у сфері охорони прав на торговельні марки та промислові зразки до законодавства ЄС, а також функціонуванню дієвого механізму боротьби з «патентним троллінгом» шляхом впровадження процедури адміністративного оскарження виданих свідоцтв на промислові зразки («post-grant opposition»)».

Головне управління, розглянувши проект, вважає за доцільне висловити щодо змісту проекту такі зауваження та пропозиції.

1. Насамперед звертаємо увагу на те, що назва проекту не зовсім відповідає його змісту. З його назви складається враження, що в проекті йде мова про охорону прав на всі об’єкти інтелектуальної власності, які відносяться до промислової власності відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року. Однак насправді проект стосується лише прав на промислові зразки та прав на знаки для товарів та послуг. У зв’язку з цим пропонуємо уточнити назву проекту.  

2. Щодо змін до Господарського кодексу України (далі  - ГК) та Цивільного кодексу України (далі – ЦК).

У частину 1 статті 156 ГК та частину 1 статті 462 ЦК пропонується внести зміни, з яких випливає, що право інтелектуальної власності на промисловий зразок має засвідчуватися свідоцтвом. Однак, на наш погляд, це не узгоджується зі змістом свідоцтва та порядком підтвердження наявності прав інтелектуальної власності, запропонованими у проекті.  Адже у абзаці 20 новій редакції частини 1 статті 1 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» поняття «свідоцтво» визначено як свідоцтво про державну реєстрацію промислового зразка. Права ж інтелектуальної власності, як пропонується у змінах до статті 20 згаданого Закону, випливають з державної реєстрації промислового зразка. Тобто права підтверджуються фактом реєстрації промислового зразка, при  цьому навіть за відсутності  згаданого свідоцва. Власне така система підтвердження прав діє на даний час в Україні щодо права власності та інших речових прав (Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»). Водночас  пропозиції до  Закону «Про охорону прав на торговельні марки» (нова назва відповідно до проекту) також не позбавлені суперечностей щодо предмету державної реєстрації. Зокрема, відповідно до нового абзацу 18 частини 1 статті 1 Закону поняття «свідоцтво» означає свідоцтво України на торговельну марку, а поняття «Реєстр» відповідно до абзацу сімнадцятого частини 1 статті 1 Закону означає  Державний реєстр свідоцтв України на торговельні марки, що ведеться в електронній формі. Водночас у змінах до статті 13  йдеться про реєстрацію у Реєстрі торговельної марки. У зв’язку з цим пропонуємо внести до проекту відповідні зміни.

 3. На нашу думку,  зміни до глосаріїв (визначень термінів, які використовуються у законі) у статтях 1 законів України «Про охорону прав на промислові зразки» та «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» вимагають суттєвого скорочення за рахунок виключення із них визначення загальновідомих термінів, зміст яких не потребує нормативного закріплення або вже визначений законодавством. Зокрема, такими термінами є «Паризька конвенція», «заявка», «заявник», «заклад експертизи», «автор», зміст якого визначений у ст. 421 ЦК України, та «роботодавець», зміст якого визначається законодавством про працю.  Крім цього, визначення термінів та скорочення   мають різний правовий зміст, у зв’язку з чим вважаємо недоцільним включати скорочення до  глосарію. Зокрема, це скорочення «ВОІВ», «МКПЗ», «МКТП», «міжнародна реєстрація», «особа»,  «Бюлетень», «Реєстр», «Установа» тощо.

4. У змінах до частини 2 статті 4 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» та частини 2 статті 4 Закону України «Про охорону прав на торговельні марки» (нова назва відповідно до проекту) передбачається, що  іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи та інші особи, що мають місце постійного проживання чи місце постійного місцезнаходження за межами України,  мають реалізовувати свої права через представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених). На нашу думку, слід надати цим особам право безпосереднього звернення до Установи, а також надати право звертатися до патентних повірених українським фізичним та юридичним особам, що саме і має забезпечити рівність прав та обов’язків іноземців   та  осіб  без  громадянства з громадянами  України, що проголошується у відповідних положеннях цих законів.  

5.  Згідно зі змінами до пункту 1 статті 8 Закону «Про охорону прав на промислові зразки»  право на реєстрацію промислового зразка має роботодавець автора, якщо промисловий зразок створено у зв’язку з виконанням службових обов’язків чи доручення роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачено інше. Однак, на нашу думку, такий підхід не повною мірою узгоджується з статтею 54 Конституції України, згідно з якою кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за винятками, встановленими законом. Це також не відповідає частині 2 статті 429 ЦК України, згідно з якою майнові права інтелектуальної власності на об‘єкт, створений у зв‘язку з виконанням трудового договору, належать працівникові, який створив цей об‘єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено договором.

5. Із статті 15 Закону «Про охорону прав на торговельні марки» пропонується  виключити частину 8, у якій визначаються повноваження керівника Установи вносити мотивований письмовий протест на рішення Апеляційної палати в місячний строк від дати його прийняття. Проте, на наш погляд, було б доцільним зберегти це положення, оскільки воно забезпечує додаткові гарантії законності відповідного рішення.

Також звертаємо увагу на застарілі, на наш погляд,  положення нової частини  10 статті 10 Закону щодо окремої публікації відомостей про заявку в Бюлетені поруч з  включенням цієї заявки до  Бази даних заявок.  База даних заявок виглядає при цьому непублічною (наприклад, передбачається окремий порядок ознайомлення з її даними), для чого, на наш погляд, немає достатніх правових підстав.  Більш сучасним і доцільним було б  створення відкритого реєстру заявок, за користування яким також можна сплачувати збір.   

Відповідно до Пояснювальної записки до проекту, його метою є  імплементація в українське законодавство з питань охорони прав на торговельні марки  положень Директиви 2008/95/ЄС від 22 жовтня 2008 року Європейського Парламенту та Ради про наближення законодавств держав-членів щодо торговельних марок та Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 від 26 лютого 2009 року про торговельну марку Співтовариства у національне законодавство.

Проте 16 грудня 2015 року Європейським Парламентом прийнято Директиву (ЄС) 2015/2436 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2015 року про зближення законодавства держав-членів стосовно торговельних марок (нова редакція) та Регламент (ЄС) 2015/2424  Європейського парламенту і Ради від 16 грудня 2015 року про внесення змін до  Регламенту Ради (ЄС) № 207/2009 про торговельні марки Спільноти та внесення змін до Регламенту (ЄС) № 2868/95 стосовно імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 40/94 про торговельні марки Спільноти та анулювання Регламенту Комісії (ЄС) № 2869/95 про збори, що підлягають сплаті до Відомства з гармонізації на внутрішньому ринку (торговельні марки і промислові зразки). Ці акти набули чинності відповідно 12.01.2016 та 23.03.2016. Проте положення запропонованого Закону про торговельні марки не враховують положень нової зазначеної Директиви та Регламенту ЄС, зокрема: 

1) положення щодо позначень, з яких торговельна марка може складатися і в якій формі вона може бути представлена (стаття 3 Директиви 2015/2436 і стаття 4 Регламенту 2015/2424);

2) деякі підстави для відмови в реєстрації торговельної марки, такі як неможливість реєстрації торговельних марок, які виключені з реєстрації відповідно до законодавства Союзу або міжнародних угод, що передбачають охорону традиційних гарантованих продуктів (пункт 1 (k) статті 4 Директиви 2015/2436 і пункт 1 (l) статті 7 Регламенту 2015/2424 );

3) торговельні марки, які складаються з суттєвих елементів більш раннього найменування сортів рослин або відтворюють їх в собі, зареєстрованих відповідно до законодавства Союзу або національного законодавства, що передбачає охорону прав на сорти рослин і які є по відношенню до сортів рослин тими самими або близькоспорідненими видами (пункт 1 (l) статті 4 Директиви 2015/2436 і пункт 1 (m) статті 7 Регламенту 2015/2424);

4) деякі підстави для відмови в реєстрації торговельної марки,  такі як наявність попередньої торговельної марки, яка має репутацію у державі-члені стосовно якої реєстрація застосовується або в яких торговельна марка зареєстрована, і використання пізнішої торговельної марки без поважної підстави може отримати несправедливу перевагу, або зашкодити розрізняльному характеру або репутації попередньої торговельної марки (пункт 3 статті 4 Директиви 2015/2436  та пункт 5 статті 8 Регламенту 2015/2424) тощо.

Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з наступним  урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Вик.: О.А. Шевченко, Е.В. Вальковський

 

Поділитися

НОВІ МАТЕРІАЛИ

Про ресурс

Ресурс створений для висвітлення питань інтелектуальної власності в Україні та світі.

Контакти

Приєднуйтесь


Fatal error: Call to undefined function node_access_needs_rebuild() in /var/www/intelvlas/data/www/intelvlas.com.ua/sites/all/modules/taxonomy_access/taxonomy_access.module on line 598